传感电子有限责任公司发明专利权无效行政纠纷案
一、案例背景
昆山吉美川纤维科技有限公司(以下简称“吉美川公司”)是床垫等产品的生产厂家,在2010年研发出无须使用胶水就能粘合的椰棕垫产品,其于2011年推出市场后广受欢迎。吉美川公司将这种新型椰棕垫产品命名为“3E椰梦维”。由于它比较环保、优质、经济,因此取Environmental(环保)、Excellent(优质)、Economic(经济)三个英文单词的首字母,简称“3E”;而新型椰棕垫产品的主要原料为椰子外壳纤维,且吉美川公司希望该款产品能给消费者带来美梦,因此命名为“3E 椰梦维”。
2016年,吉美川公司发现市场上有多家企业在椰棕垫、床垫产品上及宣传中使用“3E椰梦维”“椰梦维”等标识,这种行为严重侵害了自己的商标权,吉美川公司想要维权。但由于百度等网络将“椰梦维”或者“3E椰梦维”作为一种床垫内芯的新型环保椰棕材料的描述,以及相关同行为了推销自己的产品,将“3E椰梦维”标识作为床垫内芯材料进行宣传,“3E椰梦维”的商标识别性及显著性被削弱,给维权带来一定难度。
二、权利的重点信息
吉美川公司是一家高科技创新性企业,主要经营床垫等相关产品,且是“3E 椰梦维3E YEMENGWEI”商标()的权利人,该商标核准使用在第20类办公家具、家具、床垫、细木工家具、床、金属家具、医院用病床、沙发、陈列柜(家具)商品上。
三、案例解释
吉美川公司在2010年对椰棕垫采用的胶水粘合压膜成型的传统制备工艺进行革新,其采用熔点高低不同的纤维材料,通过热熔热风穿透融化粘合冷却技术将椰棕垫产品制作成型。这种新技术使得椰棕垫产品不再使用胶水,具有无甲醛、绿色环保、防潮耐用等特点,因此,该产品自2011年推出市场后广受欢迎。吉美川公司将这种新型椰棕垫产品命名为“3E椰梦维”,并享有第14236826号“3E椰梦维3EYEMENGWEI”注册商标。
本案被告某家具有限公司(下称“某家具公司”)是经营床垫的同业经营者,其在淘宝平台开设的“××木业家具旗舰店”“克××旗舰店”销售涉案侵权床垫,将“椰梦维”或“3E椰梦维”设置为产品的“宝贝标题”(商品名称)并在天猫网进行推广宣传,同时,在商品详情中多处使用含有“椰梦维”或“3E椰梦维”的语句进行销售宣传,并在产品、产品合格证、外包装、发货清单上使用“椰梦维”或“椰梦维A款”等标识。这类标识在文字上与吉美川公司“3E椰梦维3E YEMENGWEI”商标的主要识别部分构成相同或近似,容易导致相关消费者产生混淆或误认。
(一)
维权诉讼
原告吉美川公司的诉讼请求:
(1)请求依法判令被告立即停止对原告第14236826号“3E椰梦维3E YEMENGWEI”商标专用权的侵权行为。
(2)请求判令被告立即删除带有“3E椰梦维”或“椰梦维”标识的任何形式的宣传、销售链接,并且销毁床垫及椰棕垫上的被控侵权标识,销毁带有被控侵权标识的发货清单、产品合格证、外包装、宣传资料等。
(3)请求判令被告连带赔偿原告经济损失及合理维权费用共计100万元。
(二)
对方抗辩
某家具公司的主要抗辩观点为:“椰梦维”“3E椰梦维”是无胶水椰棕垫(环保棕)的通用名称,将产品通用名称注册为商标违反《商标法》第十一条的规定,其也不具备商标显著性的特性。某家具公司在床垫上使用“3E椰梦维”主要是为了说明产品的材质,即涉案产品含有环保棕,因此,使用“3E椰梦维”是合理使用,并不构成《商标法》意义上的商标使用,不构成商标侵权。
某家具公司提供了百度、百度贴吧、天猫、淘宝、京东等网站上关于“椰梦维”表述的证据,以及有人将“椰梦维”记载在专利文献中的证据,以证明相关公众是将“椰梦维”作为无胶水椰棕垫的通用名称的。
这个案件在商标是否相同或者近似、产品是否相同或者类似方面并没有多大的争辩空间,而吉美川公司在推出相应的产品时也或多或少有些不规范的行为,导致相关公众直接用“3E椰梦维”来指代这种新型的环保无胶水的椰棕垫。为此,某家具公司主要从这个商标是没有显著性的通用名称和它的使用是合理使用两个方面进行抗辩。
(三)
一审法院认定
对于某家具公司的涉案行为,一审法院以百度等网站上将“椰梦维”或者“3E椰梦维”作为一种床垫内芯的新型环保椰棕材料的描述,认为“3E椰梦维”即使尚不构成无胶水椰棕垫的通用名称,也有很多同行经营者和消费者将其作为床垫内芯材料予以介绍和使用,其商标识别性及显著性日渐削弱和淡化,而某家具公司没有单独或者突出使用,并且同时标注了商标“××木业”。为此,一审法院认定某家具公司的使用构成合理使用,不构成商标侵权。吉美川公司不服一审判决,向杭州市中级人民法院上诉。
(四)
二审判决情况
二审法院对于某家具公司使用被控侵权标识“3E椰梦维”是否属于商标意义上的使用则认为:首先,“3E椰梦维”本身是臆造词,具有较强的显著性,从一般消费者的知识水平和认知能力出发,他们也不会将“椰梦维”“3E椰梦维”和无胶水环保椰棕垫材料直接联系起来;其次,百度等网站的内容并非由主流媒体或权威机构发布,仅能代表个人观点。因此,某家具公司的使用行为不构成合理使用。
二审法院认为,某家具公司使用“椰梦维”“3E椰梦维”属于商标性使用。相关公众在浏览及购买商品时,很容易观察到被控侵权标识“3E椰梦维”,这客观上起到了区分商品来源的作用,应认定其为商标意义上的使用。同时,被控侵权标识“椰梦维”“3E椰梦维”与吉美川公司涉案注册商标构成《商标法》意义上的近似商标,且容易造成相关公众混淆,这侵害了吉美川公司的注册商标专用权。
关于赔偿数额,二审法院综合考虑涉案注册商标的知名度、某家具公司侵权行为的性质及主观过错程度、吉美川公司为制止侵权所支出的合理费用等因素,依照法定赔偿的方式酌情确定赔偿数额15万元。某家具公司已全部履行给付金钱义务。
四、律师建议
通用名称的认定标准一直是《商标法》理论界和实务界颇具争议的问题。在司法实践中,认定商业标识是否已演变为通用名称需要秉持严格把握和审慎评判的态度,否则商标权的效力和边界将会存在很大的不稳定性和不确定性。本案的重点在于,如何证明“3E椰梦维”具有显著性,没有被淡化,更没有演变成通用名称,以及被告的使用不构成合理使用等。律师主要从以下两个方面进行论述。
(一)
判断商业标识是否演变成通用名称需从严把握
首先,通用名称是指能够反映一类商品与另一类商品根本区别的规范化称谓,或是相关公众经过长时间使用而在全国或全行业对某种商品约定俗称的统一称谓,其包括法定的商品名称和约定俗成的商品名称。在判断商业标识是否演变成通用名称时,应考虑商业标识的独创性和显著性,以及国家标准、行业标准、专业工具书和辞典对于商业标识的记载,并从一般消费者的知识水平和认知能力出发,进行从严把握,审慎评判。
其次,百度等网站的内容并非由主流媒体或权威机构发布,仅能代表个人观点,而不具有行业内的普遍性和权威性。
最后,结合本案证据,“3E椰梦维”为吉美川公司所臆造且最先使用在床垫及环保椰棕垫上的商标,并非是固有词汇,并且因吉美川公司自2011年至今长期持续使用,其已具有一定知名度,能起到识别商品来源的作用,没有演变成通用名称。
(二)
商标权的合理使用必须满足必要性、合理性和非混淆可能
由于对注册商标的合理使用已经进入商标权的专有控制范围,本来就属于对商标权的限制,因此,这种使用必须满足必要性、合理性和非混淆可能三个条件。
结合本案,第一,涉案行为可使用其他词语进行描述,而非必要使用“3E椰梦维”。某家具公司使用“3E椰梦维”的目的在于描述销售的床垫内芯材料包含无胶水环保椰棕垫的事实,而使用“无胶水环保椰棕垫”更能清晰说明,其使用“3E椰梦维”的行为并非是无法避免的使用。第二,涉案行为是多次使用、突出使用“3E椰梦维”的情形,使得相关公众很容易观察到“椰梦维”或“3E椰梦维”,客观上起到了区分商品来源的作用,超出适度与合理的范围。第三,涉案行为客观上造成相关公众的混淆与误认。因此,涉案侵权行为不属于合理使用。
最终,二审法院采纳了吉美川公司的上诉理由,撤销一审判决,认定某家具公司使用“椰梦维”或“3E椰梦维”标识的行为构成商标侵权。
五、正确做法
本案与朗科公司“U盘”商标案、“金俊眉”红茶案、“阿司匹林”药品案等是类似的,均是企业突破性地研发出新产品并对产品赋予一个全新的名称。为了将新产品快速推向市场,使其为经销商及消费者所接受,这些企业没有将商标与商品名称很好地分开宣传,使得有些公众将新的商标名称直接作为商品名称。企业若不及时制止,商标名称就有可能演变成为通用名称。
幸好吉美川公司有一定的知识产权保护意识,及时注册了“3E椰梦维”商标,并快速针对涉嫌侵权者展开维权行动,从而保护了自身的合法权益。
我建议企业在推出创新性的新产品的同时,要注意区分商标与商品名称,在宣传中有所区别,免得商标被淡化,从而使权益无法受到保护。
六、法律链接
《商标法》第十一条 下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,……(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。
董咏宜律师
广东三环汇华律师事务所专职律师、高级合伙人,主要从事复杂知识产权争议解决业务,从事商标、版权代理业务。广州知识产权法院优秀调解员、广东省及广州律协委员会优秀委员、广州律协商标委员会副主任、广州知识产权大律师提名奖,广东省法学会知识产权法学研究会理事、广东省版权保护联合会监事会监事、海南省知识产权协会专家顾问。成功办理了一批具有一定影响的知识产权案件,并有十多个案被最高法院、各省市法院、广东及广州律协评为典型案例。
张满兴律师
广东三环汇华律师事务所律师,毕业于山东大学,取得法学专业法学学士学位与金融学专业经济学学士学位,自从业以来,处理过千件涉及商标、版权及不正当竞争的知识产权案件或法律服务项目,实时跟进案件诉讼进度保持与客户的紧密沟通,力求为客户提供优质的客户体验。现为广州市律师协会商标专业委员会委员,所办理的多个案件如东鹏驰名商标案、赛尔特不正当竞争案、3E椰梦维商标侵权案、山特撤销字号案等被评为典型案例。
※来源:《知识创富360°解读知识产权维权与运营68例》