“山特”商标及不正当竞争纠纷案
一、案例背景
本案例涉及的是公司上市之际被竞争对手以大量专利指控侵权并进行高额索赔并导致上市受到阻击的案件。那么,在这种情况下,该公司应如何应对呢?
深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“隆利科技”)是一家专注于LED(发光二极管)背光显示模组研发、生产和销售的国家高新技术企业,产品广泛用于通信、计算机、工业控制、车载和医用显示等领域,是华为、小米等手机品牌的上游供应商,其于2017年中旬发表了首次公开发行股票招股说明书并计划上市。2018年4月,隆利科技的竞争对手深圳市德仓科技有限公司(以下简称“德仓科技”)以隆利科技、深圳市苏宁云商销售有限公司(以下简称“苏宁公司”)为共同被告,小米通讯技术有限公司(以下简称“小米公司”)为第三人,在深圳市中级人民法院提起诉讼,指控隆利科技供应小米公司“红米5”手机的背光模组产品涉嫌侵犯其拥有的10项实用新型专利和1项发明专利,并请求赔偿金额合计5 000 万元,要求立即停止侵犯其专利权的行为。
二、权利的重点信息
表 52-1 为德仓科技提起专利侵权诉讼所涉专利
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 申请日 | 专利权人 |
1 | 一种下增光膜、背光模组、液晶显示装置和电子设备 | 2015 20094321.2 | 实用新型 | 2015年2月10 日 | 深圳市德仓科技有限公司 |
2 | 一种背光光源组件、背光模组、液晶模组及制作方法 | 2014 10320063.5 | 发明 | 2014年7月7 日 | 深圳市德仓科技有限公司 |
3 | 一种背光模组 | 2011 20463748.7 | 实用新型 | 2011 年11月21日 | 芜湖德仓光电有限公司 |
4 | 一种背光模组的框结构、背光模组及液晶模组 | 2014 20410357.2 | 实用新型 | 2014年7月23 日 | 芜湖德仓光电有限公司 |
5 | 一种背光模组及液晶模组 | 2012 20500806.3 | 实用新型 | 2012年9月 28 日 | 深圳市德仓科技有限公司 |
6 | 一种导光板及背光模组 | 2011 20168061.0 | 实用新型 | 2011年5月24 日 | 深圳市德仓科技有限公司 |
7 | 一种发光单元及背光模组 | 2014 20217094.3 | 实用新型 | 2014年4月 30 日 | 深圳市德仓科技有限公司 |
8 | 一种反射片、背光模组及液晶模组 | 2015 20548876.X | 实用新型 | 2015年7月 27 日 | 深圳市德仓科技有限公司 |
9 | 一种扩散膜、背光模组、显示装置以及电子设备 | 2015 20065666.5 | 实用新型 | 2015年1月29 日 | 芜湖德仓光电有限公司 |
10 | 导光板及背光模组 | 2011 20170254.X | 实用新型 | 2011年5月24日 | 深圳市德仓科技有限公司 |
11 | 一种下增光膜、背光模组合液晶显示装置 | 2012 20500808.2 | 实用新型 | 2012年9月28日 | 深圳市德仓科技有限公司 |
三、案例情况
德仓科技同样涉足中小尺寸背光源领域的研发、生产与销售,与隆利科技的经营范围相近,为隆利科技的竞争对手。
在隆利科技上市之际,德仓科技向深圳市中级人民法院提起诉讼,指控隆利科技供应小米公司“红米5”手机的背光产品涉嫌侵犯其拥有的10项实用新型专利和1项发明专利,并请求赔偿金额合计5000万元。《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十八条规定:“发行申请核准后、股票发行结束前,发行人发生重大事项的,应当暂缓或者暂停发行,并及时报告中国证监会,同时履行信息披露义务。影响发行条件的,应当重新履行核准程序。”德仓科技起诉的金额巨大,足以构成重大事项,因此影响了隆利科技的上市进程。
(一)
维权诉求
隆利科技认为自己的产品并不构成侵权,认为对方的行为是一种专利滥诉,希望能够在短时间内解决上述案件难题,确保可按照计划顺利上市。
(二)
应对策略
本案难点在于,隆利科技由于正值上市前夕,需要迅速解决德仓科技起诉带来的重大诉讼案件,时间对于隆利科技是最为重要的,对方选择这一时机起诉的目的也是促使隆利科技迅速就范。
律师对案件的分析思路及应对策略总体如下:
第一,需要进行侵权比对,做到心中有数,才能确定应对基调。
第二,应该立即提起无效,对其釜底抽薪,才能具备对抗筹码。
第三,应当查询专利状态,了解审查过程,才能发现权利缺陷。
第四,必须大量检索文献,找全现有技术,才能奠定胜利基础。
第五,还得把握案件进展,衔接无效诉讼,才能避免不利局面。
第六,就要坚定应诉信心,同时准备谈判,才能服从上市大局。
基于上述思路,律师团队在进行客观细致的侵权比对的基础上,
2018年6月在答辩期内迅速对11个专利提起了专利无效宣告请求。在答辩期内提起无效宣告请求能够让专利复审委员会加快无效审理程序。
(三)
案件结果
专利复审委员会于2018 年10 月开始陆续做出无效宣告审查决定书并发文(见表52-2和表52-3)。最终,律师团队成功无效掉德仓科技涉案的10个涉案专利。2018年12月底,深圳中院陆续驳回了德仓科技相关专利的起诉,为隆利科技扫除了上市障碍,也避免了隆利科技5000万元的高额赔偿。基于接连不断胜诉的乐观前景,虽然案件还没有全部完结,但是隆利科技已经于2018年11月底在深圳证券交易所公开发行股票并在创业板上市。因为第11个专利已经独占许可他人,原告未提交充分的具有索赔权的证据,所以在隆利科技提出此抗辩意见后,对方在开庭时当庭撤回起诉。
表52-2 专利复审委审理结果
序号 | 专利名称 | 专利号 | 无效理由 | 专利复审委认定 |
1 | 一种下增光膜、背光模组、液晶显示装置和电子设备 | 2015 20094321.2 | 全部权利要求不符合《专利法》第二十二条第三款规定的创造性 | 全部权利要求不符合《专利法》第二十二条第三款规定的创造性,宣告专利权全部无效 |
2 | 一种背光光源组件、背光模组、液晶模组及制作方法 | 2014 10320063.5 | ||
3 | 一种背光模组 | 2011 20463748.7 | ||
4 | 一种背光模组的框结构、背光模组及液晶模组 | 2014 20410357.2 | ||
5 | 一种背光模组及液晶模组 | 2012 20500806.3 | ||
6 | 一种导光板及背光模组 | 2011 20168061.0 | ||
7 | 一种发光单元及背光模组 | 2014 20217094.3 | ||
8 | 一种反射片、背光模组及液晶模组 | 2015 20548876.X | ||
9 | 一种扩散膜、背光模组、显示装置以及电子设备 | 2015 20065666.5 | ||
10 | 导光板及背光模组 | 2011 20170254.X |
表 52-3 法院审理结果
序号 | 委内编号 | 无效请求人 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 案件处理结果 |
1 | 5W11512 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 深圳市德仓科技有限公司 | 一种下增光膜、背光模组、液晶显示装置和电子设备 | 2015 20094321.2 | 专利已全部无 效,(2018)粤03民初1183号已被驳回起诉 |
2 | 4W107412 | 一种背光光源组件、背光模组、液晶模组及制作方法 | 2014 10320063.5 | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1186号已被驳回起诉 | ||
3 | 5W115117 | 一种背光模组 | 2011 20463748.7 | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1179号已被驳回起诉 | ||
4 | 5W115115 | 一种背光模组的框结构、背光模组及液晶模组 | 2014 20410357.2 | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1183号已被驳回起诉 | ||
5 | 5W115116 | 一种背光模组及液晶模组 | 2012 20500806.3 | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1184号已被驳回起诉 | ||
6 | 5W115121 | 一种导光板及背光模组 | 2011 20168061.0 | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1181号已被驳回起诉 | ||
7 | 5W115124 | 一种发光单元及背光模组 | 2014 20217094.3 | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1176号已被驳回起诉 | ||
8 | 5W115126 | 一种反射片、背光模组及液晶模组 | 2015 20548876.X | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1178号已被驳回起诉 | ||
9 | 5W115131 | 一种扩散膜、背光模组、显示装置以及电子设备 | 2015 20065666.5 | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1185号已被驳回起诉 | ||
10 | 5W115128 | 导光板及背光模组 | 2011 20170254.X | 专利已全部无效,(2018)粤03民初1180号已被驳回起诉 | ||
11 | —— | —— | 一种下增光膜、背光模组合液晶显示装置 | 2012 20500808.2 | (2018)粤03民初1177号已由原告德仓科技撤诉 |
四、律师分析
由于德仓科技指控隆利科技侵犯其11件专利的诉讼适逢隆利科技上市之际,案件索赔总额高达5 000 万元,隆利科技必须在短时间内解决该难题,确保可按照计划顺利上市。正如在应对策略中提到的几个应对思路,在当前的局面下,不同的策略如何选择可能直接影响到当事人的走向。如果主打侵权,那么其好处在于可以使得侵权诉讼法院尽快审理,并尽快迎来一个确定的结果。对于很多上市公司来说,一个确定的结果(即便是侵权的结果)可能也好过一个不确定的结果。但是,侵权的认定对隆利科技上市后资本市场的反馈会带来多大的影响在当时是难以预料的。如果主打无效——需要进一步侵权诉讼的审理,案件周期就必然会变长,这对于当事人上市这一时机却是不利的。如果重在和解,那么在那种局面下,隆利科技必然要付出巨大的代价,很有可能是得不偿失的。不同的选择各有利弊。
面对这种局面,律师团队只需围绕“短时间解决这一纠纷,确保隆利科技如期顺利上市”这一目标进行决策,具体如何应对则必须建立在客观的侵权比对基础上,因为侵权比对的分析意见决定了哪些专利的侵权风险大而哪些专利的侵权风险小,以及哪些专利需要提起专利无效,这些都依赖于客观的侵权比对。但是,为了立即获得应对的筹码,律师团队与当事人讨论决定不管侵权与否,第一时间在答辩期内对全部的专利提起无效,这样可以保障复审委员会加快审理这些案件。律师团队可以进一步在提起无效宣告请求后一个月内任意补充无效的理由和证据。
在保障了程序之后,律师团队围绕着两个方向做了细致的案件准备工作:一个方向是进行深入的侵权比对,另一方向是进行全面的无效检索。在侵权比对过程中,律师团队也一并对全部诉讼案件进行了通盘的抗辩思路分析,包括是否具有合法来源、是否具有诉讼主体资格等思路。而在无效检索过程中,律师团队也一并对专利的有关审查文件进行了查阅——尤其是11项专利中的好几项专利的专利权评价报告结论本身就不乐观,认为其不符合授予专利权的条件。在充分的案件分析基础上,律师团队在一个月内补充了各个无效案件的证据和理由,并为当事人出具了超过1 000 页的法律意见书,其结论为:在综合考虑涉案产品与各案专利之间技术方案的差异,涉案产品的现有技术情况,涉案专利的权利稳定性,以及隆利科技产品是否具有合法来源等因素,隆利科技在上述案件中不具有对德仓科技专利权承担损害赔偿责任的风险。这一法律意见书从一定程度上也确保了隆利科技在部分案件结案而非全部案件结案就已经顺利上市,而最终全部案件的结果也印证了这一法律意见书的结论。
五、正确做法
他山之石,可以攻玉。这一案件从正反两方面提供了一定的启发。对于手握大量专利的企业而言,在其竞争对手上市之际,如何更好地用自己的知识产权遏制竞争对手的发展?而对于面临上市的企业而言,在其竞争对手以大量专利提起诉讼且意图干扰上市时,又应该如何采取应对策略,才能更好地化解困境、顺利上市呢?
对于权利人而言,从这个案件中,我们可以得到启发,那就是在发起维权之前,首先,应该想好通盘的维权思路,这个维权思路包括采取什么样的维权方式——是民事诉讼还是行政查处,在哪些地方发起维权,是选一个地方还是多个地方,用多少知识产权,是用专利还是不正当竞争,专利有多少,分别放在哪些地方维权,等等。其次,在有了一个正确的维权思路后选好维权专利。好的权利基础是维权成功的前提和基础,所以在发起维权之前,权利人一定要对自身权利基础有一个比较良好的把握。对于稳定性明显不好的专利来说,比如评价报告对专利授权前景不乐观的专利,权利人用其进行维权,则不免存在滥诉的嫌疑和风险。再次,要对选好的专利权利状态做到心中有数,尤其是诉讼主体的确定,要看看专利是否进行了许可,是否需要进行许可,以专利权人名义起诉还是以专利被许可人名义起诉,谁有诉讼主体资格,等等,这些都应该在发起维权之前有一盘棋。最后,制定诉讼策划,按照策划去执行。在这个案子中,我们如果作为原告,就可以考虑,在那么多的专利情况下,是否可以分开几种维权方式。例如,选几项专利进行行政查处,选几项专利提起侵权诉讼。我们可以考虑分开几个地方起诉,毕竟涉案产品手机在全国各地都能买到,我们完全可以多地起诉,从而给竞争对手造成更大的压力。此外,诉讼主体不能出纰漏。例如,本案在专利独占许可他人之后,还以专利权人单独起诉,导致专利权人索赔权存在瑕疵,进而不得不撤诉,即便可以重新起诉,但是时机可能已经错过,竞争对手也已经顺利上市。
反过来,站在待上市企业的角度,在上市之际遭遇竞争对手专利阻击,应如何应对呢?专利侵权阻击是目前阻止竞争对手上市、遏制对方发展被运用最多的手段。因为专利侵权诉讼有其特点,所以企业在应对这一阻击时也应该按照其特点来办事。首先,应该做好技术比对,既然对方是在己方上市之际仓促提起的诉讼,那么专利是否侵权可能本身就存在问题。因为这很有可能只是对方的一种遏制手段,而并非真正构成专利侵权,所以做好技术比对是企业上市之际应对专利侵权诉讼必须要做扎实的首要工作。其次,要做足文献检索。如上所述,对方在我方上市之际仓促提起专利侵权诉讼,很有可能专利本身也是不稳定的,这不同于针对确凿的侵权方筹划多年、谋定后动的专利维权行为,所以针对现有技术的检索应该做足、做充分,从而迅速奠定胜局。再次,针对案件材料要做细节研究,从权利基础、证据三性、抗辩手段等各方面进行细节分析,要注重细节,不能被惯性思维误导而错过了胜诉的关键点。例如,正常而言,既然对方作为原告起诉,法院也受理了,那么其自然而然应该具有诉讼主体资格。但是,本案中,对方其实已经将专利独占许可第三方,其诉讼主体资格存在瑕疵,所以,己方应不受惯性思维误导,而应从各种细节入手,很有可能收获意想不到的案件胜诉突破口。在有了扎实的技术比对、充分的文献检索、深入的细节研究,并对胜诉有了较为充分的把握后,最后就应该是做强应诉决心,为案件的胜诉竭尽全力、认真应诉。
六、法律链接
(一)
《专利法》
第二十二条 授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术,也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。
(二)
《专利法实施细则》
第六十五条 依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。
前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合《专利法》第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于《专利法》第五条、第二十五条的规定,或者依照《专利法》第九条规定不能取得专利权。
(三)
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第二条第一款 权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。
七、风险防范
对于企业而言,除了在上市之际面临高额索赔诉讼应采取行之有效的应对策略之外,在打算上市之初就应该做好更多的防范准备、采取更多的防范措施,从而更好地避免和防范风险。
第一,要做好技术储备。比如,将自身研发的新技术及时申请专利,以免被他人抢占先机。作为商业秘密保密的技术,需采取严格的保密措施,防止他人窃取,也可以提前做好证据保全工作,表明某年某月已经掌握了某项技术,以避免被他人申请专利之后反过来起诉己方侵权。
第二,要做好专利侵权排查。在上市之前对自己的主打产品做较为充分的专利侵权检索分析,判断其主打产品是否有侵犯他人专利权的风险,如果有,则采取规避的技术方案,或者提前对有关专利提起无效程序,防患于未然。
第三,要找好知识产权法律合作伙伴。在上市之初选好有实力合适的知识产权法律合作伙伴,往往能够更好地为自己的上市工作保驾护航,不仅能在关键时刻起到关键作用,而且可以用更小的代价将风险提前排查防范,这样好过在遇到阻碍和诉讼时付出高额的代价解决纠纷。
首席律师 肖宇扬
执业于广东三环汇华律师事务所,工学学士、法律硕士,具有专利代理师和律师双重执业资格,专注于知识产权领域,尤其在专利领域形成了自己的特长,擅长机械、电子领域专利侵权诉讼案件的代理,具有丰富的专利检索分析、专利侵权鉴定、专利规避设计及专利战略布局经验。他组建了多个具有专利代理师和律师双重职业资格的专利诉讼团队,其中包括具有专利局审查员工作背景的和海外学习背景的多位员工。
编撰律师 潘莹、王琳
来源:《知识创富360°解读知识产权维权与运营68例》