一、案例背景

佛山市顺德区巨天电器有限公司（以下简称“巨天公司”）成立于1998年，是一家专业生产不锈钢电热水壶、搅拌机、榨汁机和食品加工机的企业，集研发设计、生产和营销于一体，其产品销往欧洲、南北美、中东和东南亚市场。

卡瓦林烹饪系统有限公司于2007年6月18日向国家知识产权局申请名为“制备食品的设备和用于该设备的空气导向件”的发明专利，并于2012年1月25日获得授权公告。自2009年8月25日起，卡瓦林烹饪系统有限公司授权飞利浦优质生活公司（以下简称“飞利浦公司”）在全球范围内可独占地、可分许可地开发利用RUSH技术，包括但不限于该中国发明专利在中国境内的独占许可使用。飞利浦公司认为巨天公司模仿其技术，生产销售的被诉产品JT-916型空气炸锅产品落入该发明专利的保护范围。

二、权利的重点信息

以下为飞利浦公司提起专利侵权诉讼所涉专利（见表51-1）。

表 51-1 飞利浦公司提起专利侵权诉讼所涉专利

三、案例解析

巨天公司（被告）在2012年10月18日的中国进出口商品交易会中，展示被诉侵权产品，印制并派发产品宣传手册，飞利浦公司（原告）对此进行了公证取证。2014年4月16日，北京市金杜律师事务所向巨天公司发律师函，律师函中称巨天公司制造、销售、许诺销售的JT-916型空气炸锅产品侵害了飞利浦公司就中国发明专利享有的合法权益，要求巨天公司停止侵犯知识产权的行为。2014年9月，飞利浦公司将巨天公司诉至广州知识产权法院，请求赔偿金额合计100万元，要求立即停止侵犯其专利权的行为。

庭审中，原、被告双方对被诉侵权产品进行现场侵权比对，并通过数次实验论证各自观点。飞利浦公司认为，被诉侵权产品落入了其发明专利（见图51-1）权利要求1 和权利要求5 的保护范围。这是一种用于制备食品的设备（见图51-1），包括：食品制备室2，外壁4，带可透过空气的底部壁5，带上方空气排出开口6的内壁3；风扇7，用于使热空气顺次地移动穿过所述底部壁、所述食品制备室以及所述排出开口；空气导向装置9，用于使空气从所述排出开口向与所述食品制备室分开的所述底部壁返回；热辐射装置10，位于所述食品制备室的上部；空气导向构件11，位于食品制备室下方，其特征在于，所述空气导向构件在底部壁下方位于外壁上，所述空气导向构件用于将空气流基本上向上导引，使其进入存在于食品制备室中的食品中。

图 51-1 发明专利

权利要求1 ~ 4中任一项所述设备的特征在于，所述空气导向构件包括向上收缩的截头锥形空气导向部件。

 被诉侵权产品如图51-2 所示。

图 51-2 被诉侵权产品

飞利浦公司认为，“空气导向构件”对应于说明书中的实施例4，其主张以实施例作为侵权比对的基础。

巨天公司认为自己的产品并没有采用对方的技术，不构成侵权，希望通过不侵权抗辩解决上述案件难题，以确保胜诉。

本案难点在于，涉案专利权利要求中记载的“空气导向构件”属于功能性特征的内容，按照权利要求1和权利要求5的字面理解，其保护范围宽泛，并且被诉侵权产品技术方案与涉案专利实施例1技术方案相类似，极容易被认为与实施例1相同或等同技术方案，进而导致人们会认为被诉侵权产品具有该“空气导向构件”。

代理律师对案件的分析思路及应对策略总体如下：

根据功能性特征的侵权认定原则，对比被诉侵权产品技术方案、涉案专利说明书中具体实施例记载的内容、现有技术内容（尤其参考涉案专利在先无效决定中的现有技术证据）三者之间的异同，综合考虑涉案专利的发明目的，尽量缩小该功能性特征限定的保护范围，将被诉侵权产品的技术方案排除在涉案专利功能性特征限定的保护范围之外。

一审法院判决：被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围。在涉案专利的无效宣告审查程序中，专利复审委员会在论述对比文件中所述的底部壁凸起技术特征与涉案专利技术特征的区别时强调，对比文件中的凸起未能证明被诉侵权产品起到引导气流径向分量基本垂直向上的效果，从而认为涉案专利具有新颖性且最终维持专利的效力。

而本案中，被诉侵权产品与涉案专利的技术特征具有明显的区别，具有不同的技术效果。就引导气流基本垂直向上的效果而言，涉案专利是较优方案。根据全面覆盖的原则，被诉侵权的技术方案至少有一个技术特征与涉案专利技术特征不相同也不等同，所以未落入涉案专利权的保护范围。

二审法院维持一审判决。“空气导向构件”所起到的功能和效果是尽可能将空气流的径向分量基本上垂直向上引导，以及尽量避免空气回旋。从实施例1来看，相关文字记载并未揭示“空气导向构件”的具体形状和结构布置，但附图确实并未显示空气导向，仅仅显示了在外壁4底部中间呈向上收缩的截头锥形结构。仅凭该图例能否清楚地确定此即“空气导向构件”的实施方式，从而起到“将空气流基本上向上导引”的功能和效果，需要从该领域普通技术人员角度，通过阅读权利要求书、说明书及附图来理解，不能以某一图例来简单确定。

从该领域普通技术人员角度难以从实施例1有效得出设置截头锥形向上收缩的空气导向部分属“空气导向构件”的实施方式。在实施例1未能清楚说明相关结构并无法推导出相关结构能够起到克服空气回旋、实现“将空气流基本上向上导引”功能的情况下，法院不能根据实施例1 来确定“空气导向构件”这一技术的具体内容。

四、律师分析

因为发明专利侵权技术性强、技术对比复杂，所以对于发展迅速的各种高新技术领域来说，保护范围界定和侵权认定的方法意义重大。对于权利要求中以功能或者效果表述的功能性技术特征来说，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。功能性特征保护范围在确定具体实施方式时应考虑的前提是，该具体实施方式本身是清楚详尽的，对实现发明目的、解决技术问题的具体技术手段公开足够充分。如果本领域的技术人员无法根据涉案专利记载的实施方式知晓如何实现发明目的，那么考虑被诉侵权产品是否与涉案专利记载的该实施方式构成相同或等同，已经没有必要了。若根据说明书和审查历史档案难以得知某实施方式是否可实现该功能和达到发明目的，则不应将该实施方式纳入该功能性特征的保护范围。

就本案而言，涉案专利的实施例1显然公开内容不够清楚明确，不应该纳入功能性特征解释的范围。飞利浦公司声称图5-1所示的具体实施方式是涉案专利的基本实施方式，却没有对最为关键的技术点“空气导向构件”做清楚详尽的记载，这也影响法院对功能技术特征具体保护范围的判断。为了能够清晰划分该功能技术特征的保护范围，理应将实施例1的技术排除在外。涉案专利实施例1文字部分没有记载“空气导向构件”的具体结构及如何实现基本上向上引导，仍属于功能性描述层面，仅从实施例1的图中难以知晓空气导向构件的具体结构。该领域技术人员认为，无法仅通过图5-1判断出“截头锥形向上收缩的凸块”可以单独作为“空气导向构件”的实施方式。相反，实施例2 ~ 4对于“空气导向构件”进行了具体描述，应该以其确定“空气导向构件”功能性特征的内容。即使将单独采用截头锥形结构认为是功能性特征，被诉产品仍然没有落入涉案专利的保护范围。涉案专利“基本上向上”含义：是“垂直向上弯曲”，而非“向垂直方向弯曲”，只有“垂直向上弯曲”才能达到“在食品制备室范围内提供希望的规则流动形态的气流”的效果。被诉侵权产品无法将气流的径向分量垂直向上弯曲，从而获得气流的规则流动形态，使得空气流速度在整个食品制备室内基本上保持恒定。二审法院否定附图实施方式的判决，也真正符合了“公开换保护”的专利制度基石。

本案正是基于对功能性特征侵权比对的详尽分析，尤其是对功能性特征保护范围确定的深刻阐述，为同类案件的审理起到了很好的指导作用，从而获选为2017年最高人民法院发布五十大知识产权案件、广东省律师十大知识产权案件、广东省法院审判十大知识产权案件、中华全国律师协会知识产权专业委员会2018 年年会十佳案例。

五、正确做法

对专利维权方而言，专利维权在专利申请布局阶段即已开始，授权专利是整个维权运营的基础。如何撰写好一份既可以全面囊括技术人员想要保护的技术，又可以经受住实质审查程序、无效程序的考验，至关重要。本案中，作为一篇从欧洲进入中国的专利申请，专利质量已经达到一定水准。独立权利要求中采用功能性特征撰写的方式，是一种被专利代理师普遍运用的撰写技巧，既可以直接体现本专利的发明构思，又可以最大范围地呈现该发明构思下各种具体实施方式的上位概况。此种撰写方式纵有这般好处，但也埋下隐患。发明专利实质审查阶段，会对此种上位概括是否得到说明书的支持进行审查。为避免此问题，代理师在说明书中提供多种实施例——作为对功能性上位概括的支持。从本案中我们发现，为将专利成功运营，对专利申请阶段实施例的撰写也提出了严格的要求。本案中，实施例撰写不够充分，并且没有将实施例与现有技术方案进行清晰的界限划分，成了最终败诉的原罪。另外，维权方需要对功能性特征的侵权比对采用更多科学的方法。功能性特征采用功能、技术效果进行特征限定，随着专利技术内容朝着高技术含量趋势发展，该功能性特征往往抽象，难以简单地通过肉眼观察得证，对于如何论证被诉侵权产品具有此种抽象的功能性特征，是专利维权运营方应该切实考虑的问题。本案中，原告方通过纸屑模拟空气流动方向的实验进行论证，较为传统且严谨性明显不足。

对被诉侵权方而言，己方产品在发展时常遭遇竞争对手专利维权的阻击，对此如何充分应对？首先，应该充分利用专利说明书、专利审查历史档案和请求前专利无效宣告的内容。在一般情况下，这些内容均会对涉案专利的保护范围产生限定作用，从而被被诉侵权方利用。基于此，被诉侵权方也应该对涉案专利积极展开专利无效程序。即使涉案专利无法被判无效，被诉侵权方也可以借由无效结果明确涉案专利相对于现有技术的技术贡献和创新高度来判断被诉侵权产品所使用的技术是否与涉案专利的技术贡献相符，即司法保护力度应该与创新高度相符合。其次，在判断被诉侵权产品技术方案是否与功能性特征对应的实施方案等同时，被诉侵权方尽量发现两种方案的不同点，从所属领域技术人员的角度出发，寻找该不同点带来的不同技术效果，必要时可查找现有技术进行佐证，以避免被判定为等同而落入该功能性限定的保护范围之内。最后，在不侵权抗辩中，被诉侵权方亦可以通过提供科学手段来反证本方产品不具有涉案专利的功能性特征。科学的论证可以给己方观点予以强有力的支持。

六、风险防范

对于科技企业而言，在打算产品研发之初，就应该做好更充分的侵权风险防范措施。

第一，早在产品开发阶段，专利预警就应该提上日程。通过收集、分析本行业技术领域及相关技术领域的专利信息，企业可以了解竞争对手技术现状，减小侵权的潜在危险。如果企业通过预警发现，现研发的产品落入竞争对手专利的保护范围，那么企业应提早做出技术规避设计或改变研发方向。这对于产品外销的企业尤为重要。

第二，对己方研发成果也应该积极进行专利申请布局。一方面，企业将己方技术公开换取保护，可以对自己的产品形成知识产权保护。即使己方对于侵权方没有起诉意愿，但由于技术的公开，竞争企业也不可就该技术申请专利，从而起到主动防御的作用。另一方面，充足的专利申请储备可以在竞争企业起诉己方专利侵权时，及时、有效地对竞争企业提出侵权诉讼，从而达到制衡效果。

第三，为了确保上述两项防范措施的进行，企业应该按照实际情况建立完善的知识产权管理体系，或积极地与高水准知识产权服务公司合作。

七、法律链接

第五十九条第一款 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

第一条 人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。

第七条第二款 被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

第八条 功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。